RIKTLINJER FÖR GRANSKNING AV GEMENSKAPSVARUMÄRKEN VID KONTORET FÖR HARMONISERING INOM DEN INRE MARKNADEN (VARUMÄRKEN OCH MÖNSTER) Del C INVÄNDNING

Transkript

1 RIKTLINJER FÖR GRANSKNING AV GEMENSKAPSVARUMÄRKEN VID KONTORET FÖR HARMONISERING INOM DEN INRE MARKNADEN (VARUMÄRKEN OCH MÖNSTER) Del C INVÄNDNING AVSNITT 2 FÖRVÄXLINGSRISK KAPITEL 4 SÄRSKILJNINGSFÖRMÅGA Riktlinjer för granskning vid kontoret, Del C, Invändning Sida 1

2 Innehåll 1 Allmänna anmärkningar Bedömning av särskiljningsförmåga Prövning av särskiljningsförmåga allmänna frågor Vad är det som utgör en beståndsdel eller ett element i ett kännetecken? Vad är särskiljningsförmåga? Aspekter av särskiljningsförmåga som ska prövas Relevant tidpunkt Relevanta varor och tjänster Prövning av inneboende särskiljningsförmåga Allmänna principer Exempel på beskrivande beståndsdelar Exempel på berömmande beståndsdelar Exempel på alluderande beståndsdelar Exempel på äldre varumärken med svag särskiljningsförmåga Särskilda teman Kännetecken i form av en enda bokstav eller siffra samt korta kännetecken Banala element Disclaimers Kollektivmärken Prövning av ökad särskiljningsförmåga Riktlinjer för granskning vid kontoret, Del C, Invändning Sida 2

3 1 Allmänna anmärkningar En förväxlingsrisk (inklusive en risk för associering) föreligger om det finns risk för att allmänheten kan, under antagandet att de bär samma märken, tro att varorna eller tjänsterna kommer från samma företag eller, i förekommande fall, från företag med ekonomiska band. Huruvida förväxlingsrisk föreligger beror på en helhetsbedömning av flera sammanhängande faktorer, bland annat i) varornas och tjänsternas likhet, ii) kännetecknens likhet, iii) motstående känneteckens särskiljande och dominanta element, iv) det äldre varumärkets särskiljningsförmåga och v) omsättningskretsen. Första steget vid bedömning av förväxlingsrisken är att fastställa dessa fem faktorer. Det andra steget är att fastställa deras relevans. Europeiska unionens domstol (nedan kallad domstolen) konstaterade i sin dom av den 29 september 1998, C-39/97, Canon, punkterna 18 och 24 att:...varumärken som antingen i sig eller på grund av att de är kända på marknaden har hög särskiljningsförmåga åtnjuter därför ett mer omfattande skydd än varumärken med lägre särskiljningsförmåga.... det äldre varumärkets särskiljningsförmåga, och särskilt omständigheten att det är känt, skall beaktas vid bedömningen av huruvida likheten mellan de varor eller tjänster som täcks av de två varumärkena är tillräckligt stor för att det skall uppstå en risk för förväxling. I sin dom av den 11 november 1997, C-251/95, Sabèl, punkt 23, konstaterade domstolen också att denna helhetsbedömning skall, vad gäller dessa varumärkens likhet i bild, ljud eller ord, grunda sig på det helhetsintryck som varumärkena åstadkommer med hänsyn till bland annat deras särskiljande och mest framträdande beståndsdelar. Därför är såväl det äldre varumärkets grad av särskiljningsförmåga som, separat, särskiljningsförmågan hos de olika beståndsdelarna i ett sammansatt varumärke viktiga kriterier som måste fastställas innan en helhetsbedömning kan göras av förväxlingsrisken. Inledningsvis är det viktigt att skilja mellan i) analysen av särskiljningsförmågan hos det äldre märket som helhet, vilken avgör det märkets skyddsomfång, och ii) analysen av den särskiljningsförmåga som en komponent i ett varumärke har, vilken avgör huruvida de motstående kännetecknen sammanfaller i en beståndsdel som är särskiljande (och att likheten därför gäller en viktig beståndsdel) eller i en beståndsdel som har svag särskiljningsförmåga (och att likheten därför gäller en beståndsdel av mindre betydelse). Exempel: Riktlinjer för granskning vid kontoret, Del C, Invändning Sida 3

4 Virgin Cola (alkoholfria drycker) (elektroniska varor) Beståndsdelar/element i ett varumärke Cola är ett svagt element i förhållande till coladrycker eller blandningar därav då det är beskrivande eller alluderande i förhållande till dessa produkter. Elementet Virgin har normal särskiljningsförmåga för sådana produkter. Products är något stiliserat men är ett svagt element eftersom det är beskrivande för ett brett urval av varor. Billy s så som det återges har normal särskiljningsförmåga för sådana produkter. Premium är ett svagt element på grund av dess berömmande innebörd, som hänför sig till något som är utmärkt. Varumärket som helhet (om man antar att ingen förvärvad särskiljningsförmåga föreligger) Normal särskiljningsförmåga eftersom märket på grund av beståndsdelen Virgin som helhet inte är beskrivande eller alluderande eller på annat sätt svagt. Normal särskiljningsförmåga eftersom märket på grund av Billy's så som det återges och varumärkets specifika layout som helhet inte är beskrivande eller alluderande eller på annat sätt svagt. Lägre än normal särskiljningsförmåga eftersom alla beståndsdelar är svaga och helhetsrepresentationen är banal. Den mörkgrå rutan med en förlängning till vänster i mitten ger ett helhetsintryck av en etikett med enkel design. (spannmålspreparat) För spannmålspreparat kan bilden av ett veteax vara beskrivande eller alluderande. Särskiljningsförmågan måste bedömas för beståndsdelarna i både det äldre och det omtvistade varumärket, medan varumärkets särskiljningsförmåga som helhet bedöms endast med avseende på det äldre märket. Särskiljningsförmågan hos det omtvistade varumärket som helhet är inte i sig relevant för bedömningen av förväxlingsrisken, såsom förklaras i punkt nedan. Därför gäller alla hänvisningar nedan till varumärkets särskiljningsförmåga som helhet endast det äldre märket. Den stegvisa metodik som kontoret inledningsvis använder, håller den objektiva bedömningen av likhet mellan kännetecknen åtskild från bedömningarna av särskiljningsförmågan hos deras beståndsdelar ( 1 ). Vid den helhetsbedömning som senare görs beaktas dock alla faktorer för en övergripande bedömning av förväxlingsrisken ( 2 ). Detta kontrasterar mot andra tillvägagångssätt som innebär att man väger särskiljningsförmågan hos varumärkets olika element samtidigt som man bedömer likheten mellan kännetecknen. Skillnaden ligger endast i metodologin och ska i princip inte påverka slutresultatet av bedömningen av förväxlingsrisken, men kontoret följer ändå den först beskrivna metoden. I vilket fall är det inte förrän helhetsbedömningen görs som inverkan av det äldre varumärket som helhet får betydelse, eftersom tribunalen har hävdat att det saknas anledning att i det skede då känneteckenslikheten bedöms, beakta det äldre ( 1 ) Se Riktlinjerna, del C, Invändning, avsnitt 2, Identitet och förväxlingsrisk, kapitel 3, Jämförelse av kännetecken. ( 2 ) Se Riktlinjerna, del C, Invändning, avsnitt 2, Identitet och förväxlingsrisk. Kapitel 8, Helhetsbedömning Riktlinjer för granskning vid kontoret, Del C, Invändning Sida 4

5 varumärkets låga eller höga särskiljningsförmåga (dom av den 25 mars 2010, T-5/08 till T-7/08, Golden Eagle, punkt 65 och dom av den 19 maj 2010, C-243/08, EDUCA Memory game, punkt 27). 2 Bedömning av särskiljningsförmåga Det är lämpligt att än en gång betona att bedömningen av särskiljningsförmågan bryts ner i två separata delar: i) särskiljningsförmågan hos ett känneteckens beståndsdelar och ii) särskiljningsförmågan hos det äldre varumärket som helhet. Såsom förklaras nedan har dessa separata bedömningar olika ändamål. Beståndsdelarnas särskiljningsförmåga Vid bedömning av förväxlingsrisken genomförs en analys av huruvida de sammanfallande beståndsdelarna är beskrivande, alluderande eller på annat sätt svaga för att beräkna i vilken utsträckning dessa sammanfallande beståndsdelar har en större eller mindre förmåga att visa det kommersiella ursprunget. Härigenom medges att det är troligare att konsumenten anser att ett beskrivande, alluderande eller på annat sätt svagt element i ett varumärke inte används för att identifiera ett visst företag och därmed särskilja varor eller tjänster från andra företags. Trots att varumärkesinnehavare ofta använder beskrivande, alluderande eller på annat sätt svaga element som en del av varumärket för att informera kunderna om vissa egenskaper hos relevanta varor eller tjänster, kan det därmed vara svårare att fastställa att allmänheten kan förväxla ursprunget på grund av likheter som endast gäller svaga element. Särskiljningsförmågan hos beståndsdelarna måste prövas både hos det äldre och det omtvistade varumärket. Särskiljningsförmåga hos varumärket som helhet Canondomen klargör att i) förväxlingsrisken är större ju högre det äldre varumärkets särskiljningsförmåga visar sig vara och ii) äldre varumärken som antingen per se eller på grund av att de är kända på marknaden har hög särskiljningsförmåga åtnjuter därför ett mer omfattande skydd än varumärken med lägre särskiljningsförmåga. Följaktligen avgör särskiljningsförmågan hos det äldre varumärket som helhet styrkan och omfånget för dess skydd, och hänsyn måste tas till detta för bedömning av förväxlingsrisken (men inte för att bedöma likheten mellan varumärkena se, i det avseendet, domen av den 27 november 2007, T-434/05, Activy Media Gateway, punkterna 50 och 51). 2.1 Prövning av särskiljningsförmåga allmänna frågor Vad är det som utgör en beståndsdel eller ett element i ett kännetecken? Domstolen har inte definierat vad som ska betraktas som en beståndsdel eller ett element i ett kännetecken. Det är lätt att identifiera beståndsdelar när ett kännetecken är visuellt uppdelat i olika delar (t.ex. separata figurativa och språkliga beståndsdelar). Men termen beståndsdel omfattar mer än sådana visuella distinktioner. I slutänden är det omsättningsgruppens uppfattning av kännetecknet som är avgörande, och en Riktlinjer för granskning vid kontoret, Del C, Invändning Sida 5

6 beståndsdel föreligger där allmänheten uppfattar en sådan. Omsättningsgruppen uppfattar ofta enordskännetecken som att de utgörs av olika beståndsdelar, särskilt om en del har en tydlig och uppenbar innebörd medan resten är meningslöst eller har en annan innebörd (t.ex. i varumärket EUROFIRT, där Euro tolkas som att det hänför sig till Europa medan Firt är meningslöst och ger detta ordmärke två beståndsdelar: Euro och Firt). I sådana fall skulle elementen i enordstecken kunna betraktas som beståndsdelar med domstolens terminologi. Ordmärken bör dock inte på ett konstlat sätt dissekeras i beståndsdelar som inte identifieras som separata element av omsättningsgruppen. En bedömning måste göras från fall till fall av huruvida en uppdelning av ett kännetecken i beståndsdelar enbart är konstlad (t.ex. huruvida en uppdelning av ordet LIMEON för frukt i beståndsdelarna LIME och ON skulle vara konstlad eller inte) ( 3 ) Vad är särskiljningsförmåga? Domstolen har definierat särskiljningsförmåga på följande sätt: För att fastställa ett varumärkes särskiljningsförmåga, och följaktligen för att bedöma om det har förvärvat hög särskiljningsförmåga, skall den nationella domstolen göra en helhetsbedömning av om varumärket lämpar sig som identifikationsmedel för att fastställa att de varor och tjänster med avseende på vilka det har registrerats kommer från ett visst företag (understrykning tillagd). (Se dom av den 22 juni 1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer, punkt 22). Det är viktigt att notera att särskiljningsförmåga är en fråga om grad, och vid analys av särskiljningsförmåga tillämpas en glidande skala varigenom ett kännetecken eller ett element i ett kännetecken helt kan sakna särskiljningsförmåga, ha hög särskiljningsförmåga eller ligga någonstans mitt emellan. ( 3 ) Detta förklaras närmare i Riktlinjerna, del C, Invändning, avsnitt 2, Identitet och förväxlingsrisk, kapitel 3, Jämförelse av kännetecken. Riktlinjer för granskning vid kontoret, Del C, Invändning Sida 6

7 Distinctiveness Reputed Use > recognition Enhanced distinctiveness Arbitrary KDRAK - Transport EARTH - Clothing MUNCHIES - Snack Allusive Registrable Descriptive Generic SCIENCE Magazine CARGO - Trucks Särskiljningsförmåga Känd Användning > igenkänning Ökad särskiljningsförmåga Godtycklig KDRAK - Transport EARTH - Kläder MUNCHIES - Snacks Alluderande Kan registreras Beskrivande Generisk SCIENCE Tidskrift CARGO - Lastbilar Ett kännetecken eller ett element i ett kännetecken saknar särskiljningsförmåga om det endast beskriver varorna och tjänsterna i sig eller egenskaperna hos dem (såsom deras kvalitet, värde, ändamål, härkomst osv.) och/eller om dess användning i handeln är allmän för dessa varor och tjänster. På motsvarande sätt saknar ett kännetecken eller ett element i ett kännetecken som är generiskt (såsom en vanlig form på en behållare eller en vanlig färg) särskiljningsförmåga. Ett kännetecken eller ett element i ett kännetecken har låg särskiljningsförmåga om det alluderar till (men inte är enbart beskrivande för) varornas och tjänsternas egenskaper. Ett kännetecken eller ett element i ett kännetecken som varken är beskrivande eller alluderande anses ha normal inneboende särskiljningsförmåga. Detta innebär att kännetecknet eller elementen i ett kännetecken är helt särskiljande, i den meningen att dess lämplighet som identifikationsmedel för att fastställa att de varor och tjänster med Riktlinjer för granskning vid kontoret, Del C, Invändning Sida 7

8 avseende på vilka det har registrerats kommer från ett visst företag inte på något sätt är förminskad eller nedsatt. Varje högre särskiljningsförmåga hos det äldre varumärket som förvärvats antingen genom användning eller därför att det uppvisar en hög grad av originalitet, är ovanligt eller unikt måste visas av dess innehavare genom anförande av lämpliga belägg (se även punkt 2.3 nedan). Likaledes kan den som ansöker om ett gemenskapsvarumärke hävda att det äldre varumärket eller ett element i ett kännetecken har låg särskiljningsförmåga. Sökanden av gemenskapsvarumärket måste visa att sådana påståenden inverkar negativt på det äldre varumärkets särskiljningsförmåga. Ett av de vanligaste argumenten som anförs av sökande är att det äldre varumärket eller en av dess beståndsdelar har låg särskiljningsförmåga med tanke på att det finns många varumärken som består av eller innehåller elementet i fråga. Om detta argument endast stöds genom att sökanden hänvisar till registreringar av varumärken intar kontoret ståndpunkten att det faktum att flera varumärkesregistreringar inte existerar är i sig särskilt avgörande, eftersom det inte nödvändigtvis återspeglar situationen på marknaden. Det går med andra ord inte att enbart utifrån registeruppgifter anta att alla varumärken har använts på ett effektivt sätt. Av det följer att ingivna belägg måste visa att konsumenterna har utsatts för en bred användning av och blivit vana vid varumärken som innehåller elementet i fråga för att bevisa att elementet har lägre särskiljningsförmåga. Vid hantering av särskiljningsförmågan hos det äldre varumärket som helhet bör detta alltid anses ha åtminstone ett minimum av inneboende särskiljningsförmåga. Äldre märken, oavsett om de är gemenskapsvarumärken eller nationella varumärken, åtnjuter giltighetspresumtion som kontoret inte har behörighet att ändra. Domstolen har klargjort i sin dom av den 24 maj 2012, C-196/11, F1-LIVE, punkterna 40 41, att giltigheten av nationella varumärken inte kan bestridas i ett invändningsförfarande med anledning av en ansökan om registrering av ett gemenskapsvarumärke. Domstolen tillade även att karakterisera ett kännetecken såsom beskrivande eller generiskt är likvärdigt med att förneka dess särskiljningsförmåga Aspekter av särskiljningsförmåga som ska prövas Särskiljningsförmåga bör bedömas med avseende på alla relevanta egenskaper hos varumärken och deras beståndsdelar. Därför bör man vid bedömningen titta på förmågan hos ord, figurelement, färger och/eller 3D-aspekter av kännetecken som identifikationsmedel för att fastställa att varorna och tjänsterna kommer från ett visst företag. Ett känneteckens särskiljningsförmåga kan ökas ytterligare när det används i sådan omfattning att det blir känt på marknaden (se avsnitt 2.3 nedan). Kontoret prövar de viktigaste aspekterna av särskiljningsförmåga på följande sätt: 1. Den första aspekten att pröva är huruvida och i vilken grad beståndsdelarna är beskrivande ( 4 ), berömmande eller på annat sätt icke särskiljande. Syftet är att ( 4 ) Med förbehållet att det äldre varumärket som helhet aldrig kan betraktas som icke särskiljande eller generiskt av invändningsenheten. Riktlinjer för granskning vid kontoret, Del C, Invändning Sida 8

9 fastställa huruvida de gemensamma delarna i kännetecknet är de (mest) särskiljande elementen eller inte (se punkt 2.2 nedan). 2. Den andra aspekten som ska prövas är det äldre varumärkets särskiljningsförmåga som helhet. I detta skede måste kontoret överväga om det äldre varumärket har förvärvad särskiljningsförmåga som en följd av invändarens användning av varumärket (se punkt 2.3 nedan). Graden av särskiljningsförmåga per se hos det äldre varumärket är en av de faktorer till vilka hänsyn ska tas vid helhetsbedömningen (dom av den 11 november 1997, C-251/95, Sabèl, punkt 23). Detta är en rättsfråga som måste prövas av kontoret även om parterna inte kommenterar den. Däremot är graden av ökad särskiljningsförmåga som förvärvats genom användning av det äldre kännetecknet både en rättsfråga och en sakfråga som kontoret inte kan pröva annat än om invändaren hävdar och styrker detta. Det omtvistade varumärkets inneboende särskiljningsförmåga som helhet prövas inte inom ramen för invändningsförfarandet. Om ingen invändning har gjorts under prövningsförfarandet antas det att varumärket som helhet åtminstone har det minimum av särskiljningsförmåga som krävs. Det omtvistade kännetecknets ökade särskiljningsförmåga, är irrelevant eftersom förväxlingsrisken kräver en bedömning av det äldre varumärkets skyddsomfång snarare än skyddsomfånget för det varumärke ansökan gäller. Om det erkänns att ett äldre varumärke har ett bredare skydd på grund av sin förvärvade särskiljningsförmåga är det i princip irrelevant för bedömningen av förväxlingsrisken hur välkänt det varumärke ansökan gäller har blivit (dom av den 3 september 2009, C-498/07P, La Española, punkt 84) Relevant tidpunkt Kännetecknens (eller deras beståndsdelars) inneboende särskiljningsförmåga bör bedömas vid tidpunkten för beslutet. Ökad särskiljningsförmåga hos det äldre varumärket eller de äldre varumärkena (om sådan hävdas) bör föreligga i) vid tidpunkten för ingivning av ansökan om det omtvistade gemenskapsvarumärket (eller på eventuellt prioritetsdatum) och ii) vid tidpunkten för beslutet. Det är viktigt att fastställa den exakta tidpunkten för bedömning av särskiljningsförmågan eftersom varumärkenas grad av särskiljningsförmåga inte är konstant utan varierar beroende på allmänhetens uppfattning. Denna uppfattning kan förändras inte bara på grund av hur det specifika varumärket används utan även på grund av andra faktorer (alla dessa element kan bara bedömas utifrån de belägg som läggs fram av parterna). Allmänhetens uppfattning kan t.ex. ändras när ett varumärke eller någon beståndsdel i det under tiden har använts på ett likartat sätt av olika företag/näringsidkare inom den relevanta marknadssektorn. Sådan vanlig användning av kännetecken kan fördärva varumärkets unika karaktär och därmed dess lämplighet för identifiering av varors och tjänsters ursprung. I detta sammanhang är det viktigt att kritiskt granska huruvida den situation som beskrivs föreligger i alla geografiska områden och med hänsyn till alla relevanta varor och tjänster. Som ett exempel händer det på grund av tekniska förändringar inom IT-området allt oftare att beståndsdelar som I (internet), E (elektronisk) och M (mobil) används sammanfogat med ett betydelsebärande ord. När det gäller elektronisk kommunikation betraktas dessa i nuläget som beskrivande (beslut av den 19 april 2004, R 0758/ ITUNES, punkt 11) medan de tidigare ansågs särskiljande. Riktlinjer för granskning vid kontoret, Del C, Invändning Sida 9

10 2.1.5 Relevanta varor och tjänster Bedömningen av kännetecknens (eller beståndsdelarnas) inneboende särskiljningsförmåga genomförs endast för de varor och tjänster som har bedömts vara identiska eller liknande: Det äldre varumärket bedöms med avseende på de registrerade varor och tjänster som har bedömts vara identiska med eller likna de omtvistade varorna och tjänsterna. Det omtvistade varumärket bedöms med avseende på de omtvistade varor och tjänster som har bedömts vara identiska med eller likna dem som är registrerade för det äldre varumärket. Om det äldre varumärkets (eller dess beståndsdelars) grad av särskiljningsförmåga skiljer sig beroende på vilka de varumärkesskyddade varorna eller tjänsterna är, kan hänsyn behöva tas till detta när man bestämmer hur omfattande en jämförelse av de motstående varorna och tjänsterna ska vara. Kontoret måste ta hänsyn till andra varor eller tjänster som är registrerade för det äldre varumärket som liknar (inte är identiska med) dem som är registrerade för det omtvistade varumärket men för vilka graden av särskiljningsförmåga för det äldre varumärket (eller beståndsdelen i fråga) är normal (eller ökad). Detta även om det exempelvis föreligger identitet mellan de omtvistade varorna eller tjänsterna och vissa av de varor eller tjänster som är registrerade för det äldre varumärket, för vilka graden av särskiljningsförmåga för det äldre varumärket (eller ett element som är gemensamt för båda de motstående kännetecknen) anses vara lägre än normal. Det äldre varumärket $tilettos omfattar t.ex. fotbeklädnad för damer och huvudbonader och de omtvistade varorna är fotbeklädnader. $tilettos är alluderande, och följaktligen är det svagt för fotbeklädnad för damer, som är identiskt med de omtvistade varorna. Däremot har $tilettos normal särskiljningsförmåga för det äldre varumärkets huvudbonader, som liknar de omtvistade varorna. Kontoret måste väga in dessa sammanhängande faktorer vid sin helhetsbedömning. Bedömning av det äldre varumärkets ökade särskiljningsförmåga genomförs endast med avseende på de varor eller tjänster som skyddas av det kännetecken för vilket ökad särskiljningsförmåga hävdas. Vidare är det uppfattningen hos omsättningskretsen för dessa varor och tjänster som är relevant (dvs. huruvida en specialiserad omsättningskrets är involverad eller inte). 2.2 Prövning av inneboende särskiljningsförmåga Allmänna principer Det första steget vid prövning av särskiljningsförmågan hos det äldre varumärket som helhet och hos en beståndsdel av kännetecknen som ska jämföras, är att pröva deras inneboende särskiljningsförmåga. Prövningen av inneboende särskiljningsförmåga genomförs i sin tur i två olika faser: först avgörs det om omsättningskretsen känner igen det ifrågavarande varumärkets Riktlinjer för granskning vid kontoret, Del C, Invändning Sida 10

11 semantiska innehåll och sedan huruvida det semantiska innehåll som omsättningskretsen uppfattar har samband med och/eller är vanligt förekommande i handeln i samband med de identiska eller liknande varorna och tjänsterna. När det gäller den första fasen, dvs. huruvida omsättningskretsen uppfattar ett semantiskt innehåll, bedöms detta vid den begreppsmässiga jämförelsen av kännetecken, som beskrivs närmare i ett annat kapitel i dessa riktlinjer ( 5 ). Varumärkenas eller deras beståndsdelars inneboende särskiljningsförmåga måste bedömas med hänsyn till (varje) relevant geografiskt område och de olika områdenas olika språkliga och kulturella bakgrund. Allmänheten i vissa delar av det relevanta området kanske inte förstår det beskrivande innehåll som ett varumärke kan ha i andra delar. I sådana fall kan varumärkets särskiljningsförmåga i ett område inte betraktas som begränsad i andra områden eftersom det uppfattas på ett annat sätt där. Nedan finns ett exempel på när språkliga överväganden var avgörande för frågan om särskiljningsförmåga: FRUTISOL Solfrutta T-331/08 Varor och tjänster: Klasserna 29, 30 och 32: Område: EU Bedömning av beståndsdelarna "frut" och "sol": " det är nödvändigt att skilja mellan uppfattningen hos allmänheten i de medlemsstater, t.ex. Italien och Spanien, där elementen sol och frut är allmänt igenkännbara och kan tolkas som att de alluderar på solen respektive frukt, och uppfattningen hos allmänheten i de medlemsstater, t.ex. Ungern, Finland och Litauen, där dessa element inte har någon nära motsvarighet på de nationella språken." I den första kategorin medlemsstater associerar konsumenterna troligen båda märkena till begreppen frukt och solsken. Följaktligen föreligger en viss nivå av begreppsmässig likhet mellan dem... I medlemsstater i den andra kategorin uppfattar konsumenterna ingen begreppsmässig likhet mellan kännetecknen eftersom de inte fäster någon särskild betydelse vid någon av tecknens beståndsdelar (punkterna 21 till 24). Den andra fasen utgörs av en jämförelse av eventuell innebörd som allmänheten uppfattar i varumärkena som omfattar de identiska eller liknande varorna och tjänsterna som är föremål för tvisten. Om omsättningskretsen uppfattar en sådan innebörd som beskrivande, berömmande eller alluderande osv. för dessa varor och tjänster, kommer särskiljningsförmågan att minska i enlighet med detta. Det kan vara nödvändigt att skilja mellan olika berörda varor och tjänster eftersom bedömningen att särskiljningsförmåga inte föreligger eller att den är låg kan gälla endast vissa delar av dessa varor och tjänster. De kriterier som tillämpas vid prövning av inneboende särskiljningsförmåga hos ett kännetecken eller en beståndsdel av ett kännetecken, är desamma som de relevanta principer som tillämpas vid prövning av varumärken avseende absoluta registreringshinder ( 6 ). När det gäller tvister om relativa grunder är frågan inte bara huruvida ett kännetecken eller en beståndsdel är särskiljande eller inte (dvs. huruvida gränsen för minsta särskiljningsförmåga som krävs för registrering uppnås) utan även vilken grad av särskiljningsförmåga kännetecknet eller beståndsdelen har på den glidande skala som nämns ovan. Därför kan t.ex. en term som inte är beskrivande utan bara alluderande för varorna eller tjänsterna i fråga, vara tillräckligt särskiljande för att ( 5 ) Se Riktlinjerna, del C, Invändning, avsnitt 2, Identitet och förväxlingsrisk, kapitel 3, Jämförelse av kännetecken. Begreppsmässig jämförelse. ( 6 ) Dessa beskrivs i Riktlinjerna, del B, Granskning. Riktlinjer för granskning vid kontoret, Del C, Invändning Sida 11

12 klara testet avseende absoluta grunder men kan fortfarande ha lägre särskiljningsförmåga än den normala avseende relativa grunder. Äldre registrerade varumärken anses ha minst ett minimum av inneboende särskiljningsförmåga ( 7 ). Om bevis läggs fram för att bestrida detta antagande och visar sig vara övertygande kan det äldre märket tillerkännas ett mycket snävt skyddsomfång, men skyddet kommer inte att avvisas helt. Om sökanden av gemenskapsvarumärket bevisar att han eller hon har inlett ett förfarande för upphävande eller ogiltighetsförklaring av det äldre registrerade varumärket, kan det vara nödvändigt att tillfälligt avbryta invändningsförfarandet i väntan på utfallet av förfarandet för upphävande eller ogiltighetsförklaring. Resultatet av prövningen av inneboende särskiljningsförmåga kommer att bli något av följande: Beståndsdelar Beståndsdelen har lägre än normal eller ingen särskiljningsförmåga eftersom den är beskrivande, alluderande eller berömmande i förhållande till egenskaper hos de identiska eller liknande varorna eller tjänsterna (eller för att den på annat sätt är svag). Se exemplen nedan. Beståndsdelen har normal särskiljningsförmåga eftersom den inte är beskrivande, suggestiv, alluderande eller berömmande (eller för att den på annat sätt inte är svag) i förhållande till de identiska eller liknande varorna eller tjänsterna. Det äldre varumärket Det äldre varumärket har lägre än normal särskiljningsförmåga eftersom det som helhet är alluderande eller berömmande i förhållande till egenskaper hos de identiska eller liknande varorna eller tjänsterna (eller för att det på annat sätt är svagt). Så som anges ovan kommer kontoret inte att dra slutsatsen att ett äldre varumärke som helhet är beskrivande och/eller saknar särskiljningsförmåga ( 8 ). Det äldre varumärket har normal särskiljningsförmåga eftersom det som helhet inte är beskrivande, suggestivt, alluderande eller berömmande (eller för att det inte på annat sätt är svagt) i förhållande till de identiska eller liknande varorna eller tjänsterna. Det ska påpekas att när det äldre varumärket (eller beståndsdelen) inte är beskrivande (eller inte på annat sätt saknar särskiljande förmåga) är kontorets praxis att bedöma att det har normal inneboende särskiljningsförmåga. Så som anges ovan kan denna grad av särskiljningsförmåga ytterligare öka om lämplig bevisning läggs fram som visar att det äldre varumärket har förvärvat en högre grad av särskiljningsförmåga genom användning eller för att det uppvisar en hög grad av originalitet, är ovanligt eller unikt. ( 7 ) Se domen i C-196/11, F1-LIVE, som citeras i punkt ovan. ( 8 ) Se punkt ovan om giltighetspresumtion som ger stöd för äldre registrerade gemenskapsvarumärken. Riktlinjer för granskning vid kontoret, Del C, Invändning Sida 12

13 Såsom anges i punkt 2.1 ovan kan ordmärken som utgörs av ett ord ändå innehålla flera beståndsdelar, varav vissa kan vara mer särskiljande än andra (se T-331/08 Solfrutta ovan) Exempel på beskrivande beståndsdelar BYLY T-514/08 Varor och tjänster: Klass 3 Område: EU Bedömning av elementet "produkter": " termen products är inte tillräckligt särskiljande för att konsumenterna ska ta hänsyn till den" (punkt 39). T-490/08 Varor och tjänster: Klass 36 Område: EU Bedömning av "CAPITAL MARKETS": "Omsättningskretsen, som är sammansatt av konsumenter som är mycket uppmärksamma, välinformerade och bekanta med den grundläggande engelska finansterminologin, fäster mycket liten vikt vid innebörden av orden capital och markets, som är beskrivande för ovannämnda tjänster och som inte gör det möjligt för konsumenten att ange de ifrågavarande varumärkenas kommersiella ursprung" (punkt 59). R 0834/ Varor och tjänster: Klasserna 3 och 5 Område: EU Bedömning av äldre rättighet: även om kännetecknen har vissa likheter är uttrycket NATURAL BRONZE beskrivande för varornas avsedda användning (solbränna) i förhållande till produkterna i klass 3 (punkt 31). (CINEDAY et al.) CINETAIN R 1306/ Varor och tjänster: Klasserna 38 och 41 Område: Spanien Bedömning av elementet "CINE": Ordet cine har en beskrivande innebörd i meningen cinema (film). Därför har denna beståndsdel endast begränsad relevans för uppfattningen av kännetecknet (punkt 36). Riktlinjer för granskning vid kontoret, Del C, Invändning Sida 13

14 NATURAL BEAUTY FROM WITHIN R 0991/ Varor och tjänster: Klasserna 3 och 5 Område: Tyskland Bedömning av elementet "NATURAL BEAUTY": Elementet NATURAL BEAUTY är en uppenbar och väsentlig indikation på varornas art och kvalitet. Den tyska allmänheten förstår innebörden av såväl dessa två grundläggande ord som kombinationen därav (punkt 31 till 35) Exempel på berömmande beståndsdelar MAGIC SEAT T-363/06 Varor och tjänster: Klass 12 Område: Spanien Bedömning av elementet "MAGIC": Omsättningskretsen uppfattar ordet magic som endast utmärkande för ordet seat på grund av dess likhet med det spanska ordet mágico, som är enbart lovordande (punkt 39). Domstolen fann att elementet SEAT inte kommer att associeras till det engelska ordet seat i Spanien utan snarare till den välkända spanska biltillverkaren. Därför befanns det vara särskiljande för varorna i klass 12 (punkt 37). STAR SNACKS T-492/08 Varor och tjänster: Klasserna 29, 30 och 32 Område: EU Bedömning av elementet "STAR": Ordelementet STAR är berömmande, eftersom det bara utgör (tillsammans med övriga element i kännetecknen) en referens till högkvalitativa livsmedelsprodukter (punkt 52). Riktlinjer för granskning vid kontoret, Del C, Invändning Sida 14

15 Exempel på alluderande beståndsdelar EL COTO T-332/04 Varor och tjänster: Klasserna 33, 35, 39 Område: EU Bedömning av särskiljningsförmågan hos bilden i den omtvistade ansökan om gemenskapsvarumärket: Figurelementet i varumärket för tankarna till en vinodling. Denna beståndsdel har litet särskiljande värde när det gäller viner (punkt 38). Bedömning av inneboende särskiljningsförmåga hos ordet "COTO": "Det faktum att en term är vanlig på ett gemenskapsspråk innebär inte att den i princip saknar särskiljande förmåga när den inte designerar produkterna eller någon egenskap hos produkterna för vilken den är registrerad (punkt 51). WORLDLINK T-325/04 Varor och tjänster: Klass 36 Område: EU Bedömning av elementen "LINK" och "WORLD": elementet LiNK är inte omedelbart beskrivande för "banktjänster; utbetalning av kontanter; överföring av bankmedel, betalningstjänster; finansiella informationstjänster" m.fl (klass 36) som omfattas av det äldre varumärket utan endast alluderande i förhållande till dessa. Däremot kommer elementet world att uppfattas som beskrivande för en aspekt av de tjänster som omfattas, eftersom finansiella tjänster ofta tillhandahålls på global nivå. Följaktligen måste det konstateras att förväxlingsrisk föreligger, trots att det äldre varumärket i viss grad är alluderande (punkt 68). T-5/08 till T-7/08 Varor och tjänster: Klass 30 Område: Belgien, Tyskland, Grekland, Spanien, Frankrike, Italien, Luxemburg, Nederländerna, Österrike och Portugal Bedömning av figurelementet en röd mugg på en bädd av kaffebönor: "Bilden av en röd mugg på en bädd av kaffebönor i den nedre delen av [varumärket] har däremot låg särskiljningsförmåga för de ifrågavarande varorna. En röd mugg och kaffebönor kan nämligen inte anses ha en uttalad särskiljningsförmåga, eftersom de påminner om de ifrågavarande varorna. Tvärtom... är det fråga om banala beståndsdelar. I fråga om saluföring av kaffe och kaffebaserade drycker är det naturligt att tänka på en bild av drickfärdigt kaffe i en mugg och kaffe i form av kaffebönor" (punkt 44). Riktlinjer för granskning vid kontoret, Del C, Invändning Sida 15

16 Exempel på äldre varumärken med svag särskiljningsförmåga R 522/ (överklagande som ännu inte avgjorts) Varor och tjänster: Klasserna 30, 31 och 42 Område: EU Bedömning av ett äldre varumärkes särskiljningsförmåga: " nämnden anser att det äldre kännetecknet är ett varumärke med mycket svag särskiljningsförmåga. Såsom beskrivits ovan är det helhetsintryck detta kännetecken ger inte mer än en förenklad bild av en adresslapp där ordet PREMIUM är framträdande. Detta ord är en berömmande hänvisning till något som är utmärkt (t.ex. produktens kvalitet), och på grund av ordets allmänna karaktär och den utbredda användningen av ordet vid saluföring av olika varor och tjänster förstås det av större delen av den europeiska allmänheten" (punkt 38). KID R 0249/ Varor och tjänster: Klass 28 Område: Spanien Bedömning av ett äldre varumärkes särskiljningsförmåga: Det äldre varumärket utgörs av ordet KID. Ordets betydelse är ung person, ett barn. Tillämpad på spel och lekar i klass 28 är termen uppenbart beskrivande. Det antyder på ett direkt och omedelbart sätt målgruppen för de varor som omfattas av den äldre registreringen. Av det skälet har invändarens varumärke en mycket låg särskiljande förmåga (punkt 16). ALASKA ALASKA ECU R 1239/ Varor och tjänster: Klass 11 Kyl- och frysutrustningar Område: Spanien Bedömning av ett äldre varumärkes särskiljningsförmåga: Med hänsyn till att ordelementet Alaska har svag särskiljningsförmåga eftersom det alluderar till ifrågavarande varor (punkt 51). Denna slutsats stöds vidare av den svaga särskiljningsförmågan hos invändarens varumärke och det faktum att invändaren varken har hävdat att hans eller hennes varumärke har förvärvat ökad särskiljningsförmåga på grund av användning eller renommé eller lagt fram bevis i det avseendet. Så som tidigare noterats kunde detta inte härledas från beviset för användning (punkt 53) Särskilda teman Kännetecken i form av en enda bokstav eller siffra samt korta kännetecken I sin dom av den 9 september 2010, C-265/09P, α, konstaterade domstolen att särskiljningsförmågan hos varumärken som består av en enda bokstav måste bedömas enligt samma kriterier som gäller för andra ordmärken (punkterna 33 39). Trots att domen gäller absoluta registreringshinder kvarstår faktum att den princip som domstolen fastställer även är tillämplig i inter partes-ärenden när det gäller att fastställa skyddsomfånget för enbokstavsmärken. Riktlinjer för granskning vid kontoret, Del C, Invändning Sida 16

17 Domstolen medger att det kan vara svårare att fastställa särskiljningsförmåga för varumärken som består av en enda bokstav än för andra ordmärken, men konstaterade att dessa omständigheter inte motiverar att särskilda, strängare kriterier fastställs för denna typ av varumärke. Domstolen påminde också om den väletablerade principen att särskiljningsförmågan hos ett enbokstavsmärke (oavsett om representationen är en vanlig eller en stiliserad bokstav) måste avgöras genom en faktisk bedömning, med hänsyn till ifrågavarande varor och/eller tjänster. Enligt denna dom bör det inte vara korrekt att förlita sig på antaganden som att konsumenter inte har för vana att uppfatta enstaka bokstäver som varumärken, eller generiska argument som det som tar upp känneteckens tillgänglighet med tanke på det begränsade antalet bokstäver. Tribunalen bekräftade att ett varumärke som består av en enda bokstav eller siffra faktiskt kan ha inneboende särskiljningsförmåga (se dom av 8 maj 2012,T-101/11 G / G+, punkt 50 och dom av den 6 oktober 2011, T-176/10, Seven for all mankind, punkt 36 för siffror). I sin dom av den 10 maj 2011, T-187/10, G/G, avvisade tribunalen sökandens argument att enstaka bokstäver i sig saknar särskiljningsförmåga och att endast deras grafiska återgivningar skulle skyddas (se punkterna 38 och 49). Medan registrerade äldre varumärken som består av en enda bokstav (eller siffra) som återges med standardtecken åtnjuter giltighetspresumtion, måste följaktligen deras grad av inneboende särskiljningsförmåga i slutänden bedömas med hänvisning till de varor och/eller tjänster varumärket avser. Om motsvarande anspråk görs bör hänsyn tas till belägg som ingivits av invändaren och som bortom allt tvivel visar att dennes registrerade varumärke bestående av en enda bokstav åtminstone har förvärvat ökad särskiljningsförmåga, även om det inte har blivit välkänt. Denna omständighet skulle kunna ge det äldre varumärket ett bredare skyddsomfång. Inverkan av detta på slutresultatet måste bedömas noga: ökad särskiljningsförmåga eller renommé för det äldre varumärket skulle inte motivera slutsatsen att förväxlingsrisk föreligger om deras skilda grafiska karaktärisering gör att man säkert kan hålla isär dem. Övervägandena ovan gäller både varumärken som består av en enda bokstav/siffra som återges med standardtecken (t.ex. ordmärken) och varumärken som består av stiliserade enstaka bokstäver/siffror. Vidare gäller, i enlighet med α -domen, för tvåbokstavstecken, förutom om bokstavskombinationen som sådan saknar särskiljningsförmåga för varorna och tjänsterna (t.ex. XL för varor i klass 25), att dessa inte nödvändigtvis endast har låg särskiljningsförmåga. Motsvarande regler gäller för siffror Banala element Det finns tillfällen när kännetecknen består av ett (eller flera) särskiljande ordelement och ett (eller flera) figurelement som av omsättningskretsen uppfattas som banala eller har banaliserats. Sådana figurelement består ofta av en enkel geometrisk form (t.ex. ramar, etiketter) eller av färger som ofta används inom marknadssektorn (t.ex. rött för brandsläckare, eller gult, rött eller orange för postsektorn, beroende på berörd medlemsstat). Av detta skäl betraktas sådana banala element som icke särskiljande. Riktlinjer för granskning vid kontoret, Del C, Invändning Sida 17

18 ARCO R1929/ Varor och tjänster: Klass 9 Område: EU Bedömning av figurelement: ordelementen i två kännetecken sammanfaller. Även om det inte är försumbart när det gäller storleken är det sannolikt att konsumenterna uppfattar figurelementet i det omtvistade gemenskapsvarumärket som ett enbart dekorativt element, inte som ett element som visar varornas kommersiella ursprung (punkt 43) Disclaimers Om det i varumärket ingår en beståndsdel som saknar särskiljningsförmåga och som kan föranleda ovisshet om varumärkesskyddets omfattning kan kontoret, enligt artikel 37 i förordningen om gemenskapsvarumärken som villkor för registrering, begära en förklaring om disclaimer. Kontoret godtar även disclaimers som inges frivilligt. Även vissa nationella varumärkessystem tillåter förklaringar om disclaimer. Sådana disclaimers är bindande för kontoret och har bindande verkan även om elementet vid oberoende analys kan förefalla ha särskiljningsförmåga. Disclaimerns verkan är att om det äldre varumärket innehåller en förklaring om disclaimer är innehavaren förhindrad att framgångsrikt hävda rättigheter för det element som omfattas av disclaimern. Därför föreligger ingen förväxlingsrisk med en yngre ansökan om gemenskapsvarumärke som sammanfaller enbart avseende det element disclaimern gäller (se beslut av den 6 oktober 2008, R 0021/ AUTENTICO JABUGO, punkt 17, där JABUGO omfattades av disclaimern). om det äldre bildmärket innehåller två ord och båda avstås från, minskar skyddsomfånget till exakt det sätt på och den sekvens i vilken de båda orden kombineras. Följande måste noteras: om de båda varumärkena sammanfaller i det element som disclaimern gäller, kommer en förklaring om disclaimer från innehavaren av det sökta varumärket inte att fylla någon funktion eftersom den inte är bindande för innehavaren av det äldre varumärket. Med andra ord kan innehavaren av det sökta gemenskapsvarumärket inte unilateralt minska det äldre varumärkets skyddsomfång (se beslut av den 11 februari 2010, R 0229/ DOUGHNUT THEATER, punkt 58 eller beslut av den 29 mars 2012, R 2499/ ACETAT Silicon 101E (fig.), punkterna 18 och 19) Kollektivmärken Om det märke som invändningen bygger på är ett kollektivmärke ska dess inneboende särskiljningsförmåga bedömas på vanligt sätt. Varumärket får ha låg eller till och med mycket låg inneboende särskiljningsförmåga om det hänför sig till arten av eller andra egenskaper hos de ifrågavarande varorna. Det faktum att varumärket är ett kollektivmärke innebär inte att dess skyddsomfång är bredare (se dom av den Riktlinjer för granskning vid kontoret, Del C, Invändning Sida 18

19 13 juni 2012, T-534/10, HELLIM, punkterna 49 52, och dom av den 5 december 2012, T-143/11, F.F.R., punkt 61). 2.3 Prövning av ökad särskiljningsförmåga Efter prövningen av inneboende särskiljningsförmåga är nästa aspekt att kontrollera förutsatt att invändaren har gjort motsvarande anspråk ( 9 ) huruvida det äldre varumärket har förvärvat ökad särskiljningsförmåga vid tidpunkten då ansökan ingavs (eller prioritetsdatum) för det omtvistade gemenskapsvarumärket som en följd av invändarens användning av varumärket. Hänsyn måste alltid tas till det äldre varumärkets särskiljningsförmåga vid beslut om förväxlingsrisk. Förväxlingsrisken är större ju högre det äldre varumärkets särskiljningsförmåga visar sig vara (dom av den 11 november 1997, C-251/95, Sabèl, punkt 24). Därför åtnjuter varumärken som antingen per se eller på grund av att de är kända på marknaden har hög särskiljningsförmåga ett mer omfattande skydd än varumärken med lägre särskiljningsförmåga (dom av den 29 september 1998, C-39/97, Canon, punkt 18). I praktiken innebär detta att det faktum att ett äldre märke åtnjuter ökad särskiljningsförmåga eller är känt på marknaden är en anledning att anta att förväxlingsrisken är större. Ökad särskiljningsförmåga kräver att varumärket är känt av omsättningskretsen. Särskiljningsförmågan kan öka både för varumärken med liten eller ingen särskiljningsförmåga och för varumärken med inneboende särskiljningsförmåga genom att de är kända på marknaden. Äldre varumärke Omtvistat kännetecken Ärende CRISTAL R 0037/ Varor och tjänster: Klass 33 Område: Frankrike Bedömning av det äldre varumärket "CRISTAL": "När det gäller påståendet att Cristal är ett beskrivande ord för ifrågavarande varor (mousserande viner med kristalliknande karaktär) kan nämnden inte godta det. Å ena sidan är ordet en suggestiv indikation som antyder att viner har en kristalliknande karaktär men inte på något sätt beskriver produkten. Å andra sidan anser [nämnden] att en hög särskiljningsförmåga för varumärket CRISTAL hade visats på den franska marknaden" (punkt 31). Domstolen har gett viss vägledning när det gäller bedömningen av särskiljningsförmåga som förvärvats genom användning av det äldre varumärket och har tillhandahållit en icke-uttömmande lista med faktorer: Vid denna bedömning skall hänsyn bland annat tas till varumärkets inneboende egenskaper, inbegripet huruvida det saknar deskriptiva ( 9 ) Se Riktlinjerna, del C, Invändning, avsnitt 1, Förfarandefrågor. Riktlinjer för granskning vid kontoret, Del C, Invändning Sida 19

20 element om de varor eller tjänster med avseende på vilka det har registrerats, den marknadsandel som varumärket innehar, hur ofta, hur länge och på hur stort geografiskt område detta varumärke har brukats, hur stora investeringar som har gjorts för att saluföra det, den andel av omsättningskretsen som tack vare varumärket kan ange att varan och tjänsterna kommer från ett visst företag samt yttranden från handelskammare och andra yrkessammanslutningar. (Se dom av den 22 juni 1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer, punkt 23.) Belägg för ökad särskiljningsförmåga som förvärvats genom användning måste hänvisa till både i) det relevanta geografiska området och ii) de relevanta varorna och tjänsterna. Invändaren får hävda ökad särskiljningsförmåga hos det äldre varumärket för endast en del av de registrerade varorna och tjänsterna. I enlighet med ingivna belägg måste kontoret fastställa exakt för vilka varor och tjänster särskiljningsförmåga har förvärvats. Art, faktorer, belägg ( 10 ) och bedömning av ökad särskiljningsförmåga är desamma som vid bedömning av om varumärket är känt. Men slutsatsen att varumärket är känt kräver att ett visst tröskelvärde uppnås, enligt ovan, medan tröskeln inte är lika hög för att ökad särskiljningsförmåga ska kunna fastslås. Ökad särskiljningsförmåga är allt utöver inneboende särskiljningsförmåga. Äldre varumärke Omtvistat kännetecken Ärende EL COTO T-332/04 Varor och tjänster: Klasserna 33, 35, 39 Område: EU Bedömning av ökad särskiljningsförmåga hos varumärket "EL COTO". "Överklagandenämnderna tog hänsyn till marknadens kunskap om det äldre varumärket EL COTO och gjorde en noggrann avvägning enligt relevanta principer från rättspraxis för att dra slutsatsen att det äldre varumärket EL COTO har hög särskiljningsförmåga. Nämnden baserade sin slutsats på följande fakta: intyg utfärdat av generalsekreteraren för Consejo Regulador de la Denominación de Origen Calificada Rioja, som intygar att ägaren saluför sina viner bland annat under varumärkena El Coto och Coto de Imaz sedan 1977 och att dessa varumärken "är betydande och välkända" i Spanien, olika beslut från spanska patent- och registreringsmyndigheten som medger att varumärket EL COTO är välkänt i Spanien, ett dokument om försäljningsutvecklingen som visar att antalet sålda kartonger med 12 vinflaskor i varje av märket El Coto var , , och år 1995, 1996, 1997 respektive 1998 (punkt 50). Viktigt är också att domstolen även har konstaterat att ett varumärke kan förvärva särskiljningsförmåga som en följd av dess användning som en del av ett annat registrerat varumärke (dom av den 7 juli 2005, C-353/03, Have a break, punkterna 30 och 32 och dom av den 7 september 2006, T-168/04, Aire Limpio, punkt 74). Det räcker med att omsättningskretsen som en följd av sådan användning faktiskt uppfattar det som att den produkt eller tjänst som designeras av det äldre varumärket härrör från ett visst företag. ( 10 ) För närmare information om de belägg som krävs och bedömningen av dessa, se Riktlinjerna, del C, Invändning, avsnitt 5, artikel 8.5. Riktlinjer för granskning vid kontoret, Del C, Invändning Sida 20

21 Resultatet av prövningen av ökad särskiljningsförmåga kommer att bli något av följande: Om det inte finns några belägg för ökad särskiljningsförmåga när det gäller relevanta varor och tjänster eller område, eller om beläggen är otillräckliga, blir det äldre varumärkets grad av särskiljningsförmåga dess inneboende särskiljningsförmåga (lägre än normal eller normal). Om det finns belägg för ökad särskiljningsförmåga när det gäller alla eller en del av de relevanta varorna och tjänsterna och området, och beläggen är tillräckliga: om det äldre varumärket har lägre än normal inneboende särskiljningsförmåga kan varumärket/beståndsdelen ha förvärvat en normal eller till och med hög särskiljningsförmåga, beroende på ingivna belägg ( 11 ), eller om det äldre varumärket har normal inneboende särskiljningsförmåga kan det ha förvärvat hög särskiljningsförmåga. Man bör komma ihåg att även om varumärket som helhet har förvärvat ökad särskiljningsförmåga kan det finnas beskrivande element som har lägre än normal eller ingen särskiljningsförmåga. Den ökade särskiljningsförmågan hos varumärket Coca Cola som helhet ändrar t.ex. inte det faktum att elementet Cola förblir enbart beskrivande för vissa produkter. ( 11 ) För närmare information om de belägg som krävs och bedömningen av dessa, se Riktlinjerna, del C, Invändning, avsnitt 5, artikel 8.5. Riktlinjer för granskning vid kontoret, Del C, Invändning Sida 21